[香港] 商標因近似遭拒絕(1) 善用書面申述爭註冊

2022-03-22

  很多申請人都會以為商標註冊和公司註冊一樣,就算有近似的商標存在,只要有小小的不同之處或者分別就可以取得註冊。衛好知識產權Right IP)就經常被申請人問道「我的商標明明比他的多了一個字」、「我的設計和他的根本不一樣」等等,不能理解我們的查冊報告,或者未能接受官方因在先的近似商標存在而被拒絕或駁回申請的情況。

 

商標的作用是區分產品或者服務的供應商,因此,各地的法例大多都規定只要在近似的商品和服務上有近似的在先註冊商標,就可以成為拒絕或駁回商標註冊申請的理由。本次介紹的香港商標申請正是其中一種情況下被商標註冊處反對其註冊。

 

  本案商標為「Dibe 蒂貝」用於情趣用品及情趣服裝,商標註冊處認為其與在先商標「貝蒂」相類似,而在雙方的貨品都是服裝產品的情況下,可能會令公眾產生混淆為由,根據香港《商標條例》第12條拒絕批出註冊。

 

  在審查中發現與申請商標近似的在先註冊商標,是拒絕中非常常見的情況。我們必需注意的是即使是同一個商標在不同地區進行註冊申請遇上同一個在先註冊商標,但各地對近似商標的判斷準則、審查官的主觀性判斷、風俗習慣、文化語言和法律原則都存在一定差異,最終將可能得出完全不同的結果。在向審查官申述時必需對當地相關文化語言及風俗習慣有充足的理解,知道當地商標審查機關對近似商標判斷的最新準則及有那些判例、法律原則或者法官結論可以引用,甚至了解在先商標擁有人的背景去考慮應對策略。雖然不能一概而論,但必須應因各地情況,才可以更好地針對是否「近似」提出自己的論點供審查官重新考慮。

 

  於本案,我們引用了4個相關的普通法判例,並基於在先擁有人同時也是「BETTY BOOP」的商標擁有人的背景,針對商標註冊處用於判斷商標之間是否近似的驗證方法,提出在先商標「貝蒂」是卡通人物「BETTY BOOP」的音譯名稱,而申請人的「蒂貝」是「DIBE」的音譯, 雙方都不可能由右至左發音,因此雙方商標並不類似,最終成功為申請人取得註冊。

 

  總結,即使各地在拒絕近似商標方面的大原則上基本相同,但近似商標的判斷也是會出現各處鄉村各處例的情況,以及會因社會變遷而更改。我們面對因存在近似商標遭拒絕註冊,是需要因時因地制宜,充分掌握各種因素後仍可以通過說服審查官,使申請獲接納註冊。通過衛好知識產權於商標領域豐富的專業知識及對不同地區商標法例的深入理解,為各申請人提供意見並爭取最大的利益。

 

  如閣下有商標註冊方面的疑問或者申請正在被官方拒絕或駁回,您可以通過以下方式與我們的專業人員聯繫:

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