在早前的文章都介紹了一些因近似遭拒絕的情況，然而，每一個個案雖有近似的情況，但都不可能用同一套書面申述方式去說服所有案件，衛好知識產權（Right IP）本次介紹的香港商標案件和一般情況不同，沒有對比商標之間的什麼或者哪裡不一樣，反而是針對在先近似商標自身的問題去說服審查官。
本案商標為「東山堂」（帶有設計字體）用於食物及飲料產品，商標註冊處以商標與註冊用於餐飲服務的在先商標「東山馳名燒臘」構成近似而拒絕批出註冊。申請人在接到官方的拒絕意見通知後，經朋友介紹向衛好知識產權進行初步咨詢。
一般而言，「東山」二字的確同為兩個商標之中最具顯著性（最為消費者所注意到）的元素，而註冊的商品和服務也是官方審查手冊中早已清晰指明為近似的商品和服務。因此，一般的大眾或者即使商標代理從業人員都很有可能會錯誤地得出這案件成功率極低之類的不利於申請人的判斷。
然而，衛好知識產權經過調查，發現原來廣州市昔日有一個市轄區叫做「東山區」，是廣州市著名的老城區（老四區）之一，現屬於廣州市越秀區。在東山一帶有多間極為馳名及擁有悠久歷史的燒臘店，加上在先商標持有人是來自廣州這一因素，由此衛好知識產權得出「東山馳名燒臘」顯然是一個帶有地方名稱的描述性商標，與香港仔魚旦粉、深井燒鵝等情況類似。
正如前文所指出，《商標條例》第11(1)(c)條列明「純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標。」為不得註冊理由之一。
其次，所有觸及上述理由的標示都必然同時觸及《商標條例》第11(1) (b) 條「欠缺顯著特性的商標」不得註冊，即該商標不能被一般人認為是一個商標。
故此，在向審查官申述時必需對相關條例的法律原則以及案例有充足的理解，以解釋該在先註冊商標屬於描述性並指出在先商標中的「東山」二字並不是具有顯著性的元素，亦說明申請人的商標「東山堂」不應被視為與在先註冊構成混淆，審查官應該重新考慮，並最終為申請人取得註冊。
總結，即使被引用在先註冊拒絕，但很多在先註冊的商標本身有可能含有先天性或後天性的缺憾。根據經驗，還是可以從蛛絲馬跡中找到方向，再針對在先註冊商標的缺陷以及當地社會文化的角度，得出說服審查官接納註冊申請最佳策略。通過衛好知識產權於商標領域豐富的專業知識及對不同地區商標法例的深入理解，為各申請人判斷及爭取最大的利益。
如閣下有商標註冊方面的疑難或者申請正在被官方拒絕或駁回，您可以通過以下方式與我們的專業人員聯繫：
Email: [email protected]
Tel/Whatsapp: +852 5327 3854 / +852 5336 1214
#Examination #OfficeAction #Opposition #Refusal #TradeMark #TradeMarkApplication #TradeMarkRegistration #在先商標 #拒絕 #書面申述 #商标 #商标申请 #商标驳回 #商标法 #商标注册 #商標 #商標申請 #商標條例 #商標註冊 #處長意見 #駁回 #審查意見 #商标复审
