[香港] 品牌單純描述遭拒絕 善用書面申述爭註冊

2022-04-20

  很多企業在命名品牌以及商標的時候,都希望直接使用一些有正面意思的詞語,例如:高級(premium)、最好(best)、超級(super)、美味(delicious)、新鮮(fresh)、微微(slight)、智能(smart)等用詞。然而,視乎申請的產品或服務,以這些描述性的詞語作為商標申請在絕大多數的地區和情況下都會有極高的機會被官方反對註冊。

 

  本次衛好知識產權(Right IP介紹的案件為註冊申請於口罩和手套的「Perfetta」商標。由於「Perfetta」在意大利文是「完美(Perfect)」的意思,香港商標註冊處初步認為當其使用在申請的產品時,只是一個純粹描述產品的元素、品質或者某些特徵的詞語,而非一個能將申請產品與其他相類似產品作出識別的標記為由拒絕批出註冊。

 

  根據香港《商標條例》第11(1)(c)條列明「純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標。」為不得註冊理由之一。另外,所有觸及上述理由的標示都必然同時觸及《商標條例》第11(1) (b)欠缺顯著特性的商標」不得註冊,即該商標不能被一般人認為是一個商標。

 

  當申請商標被認為是描述性詞語時,是一種極難處理情況,即使進行書面申述,成功的案件也是少數。因為描述性的詞語本身很容易被使用在相應行業的廣告宣傳,甚至是行業人員的日常用詞,批准註冊將影響到整個行業的公平。故此,如果就一個描述性詞語向審查官申述時必需對相關案例有充足的理解,以及進行大量檢索工作,尋找是否存在近似的案件,從而決定是否有機會申述,以及申述內容的方向。另外,如果申請所在地是實行普通法,可以在書面申述時引用大量相關的普通法判例以引證一些對案件有幫助的法律原則。

 

  於本案,我們認為意大利語並非香港的主要使用語言之一,直接解理它是「完美」意思的人群本來就是極少數。另外,我們引用了一個英國案例,並列舉了大量於不同國家(包括意大利)成功註冊「Perfetta」的案件,說明即使這個詞語面表的意思是「完美」,但應該不僅限於此,因為其他地方的政府(特別是意大利政府)都認為它是可以被用於商標而批准註冊。最終,衛好為申請人申述成功。

 

  總結,如果要申請的商標名字單純為描述性詞語(即使是外語),在任何地區都要有被審查官拒絕或直接駁回的準備。因此,建議不要選擇單純為描述性的詞語作為商標以及品牌名字。一但遇到上述的情況,可以找衛好知識產權進行咨詢,我們將使用我們在商標領域豐富的專業知識和經驗及對不同地區商標法例的理解,為各申請人的案件提供判斷和建議,以爭取最大的利益。

 

  如閣下有商標註冊方面的疑難或者申請正在被官方拒絕或駁回,您可以通過以下方式與我們的專業人員聯繫:

Email: [email protected]

Tel/Whatsapp: +852 5327 3854 / +852 5336 1214

 

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