在香港先使用的人還是先申請的人會取得商標權?

2022-06-07

 您一直使用而未有向官方進行註冊的商標,忽然發現相同或者類似的商標已經被其他人搶先進行了註冊,您還可以取回商標防止他人使用嗎?

 

在世界各地的商標的制度下對於商標權的歸屬分別有兩個完全不同原則,分別是以 申請在先原則使用在先原則。顧名思義,就是首先提交商標註冊申請的人還是首先使用商標的人能取得商標的獨占權利。

 

關於那些地區是應用「申請在先原則」 還是 「使用在先原則」在某些地區是十分明確,也有一些地區是眾說紛紜。在歷史上,最早的商標制度都奉行「使用在先原則」,尤其是普通法系(英美法系)的地區。以至後來世界各地由於註冊制度以「申請在先」進行判斷較為方便,採用「使用在先原則」逐漸成為大多數。目前最為人所熟悉明確奉行「申請在先原則」的是中國大陸,明確奉行「使用在先原則」的則有美國及加拿大。

 

美國關於商標權的確立採用「使用在先原則」主要是基於以下判決:—

includes any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify and distinguish his goods ... from those manufactured or sold by others....15 U.S.C. § 1127 (emphasis added).

The requirements of both adoption and use devolve from the common law; trademark rights in the United States are acquired by such adoption and use, not by registration. Armstrong Co. v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315, 334, 59 S. Ct. 191, 200, 83 L. Ed. 195 (1938); United States v. Steffens, 100 U.S. (10 Otto) 82, 92, 25 L. Ed. 550 (1879).

Concomitantly, the right to register a mark flows from and follows its adoption and use in trade. Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., 508 F.2d 1260, 1265-66, 185 USPQ 1, 5 (5th Cir. 1975).

"Adoption" is a threshold condition to the establishment of trademark rights. See Kohler Mfg. v. Beeshore, 59 F. 572, 576 (3d Cir. 1893) (one must intend "to adopt [the mark] as a trademark").

"Mere invention, creation, or discussion of a trademark does not create priority rights", Gilson, Trademark Protection and Practice Sec. 3.03, at 3-46.5 (citing Rolley, Inc. v. Younghusband 204 F.2d 209, 211-12, 97 USPQ 252, 254 (9th Cir. 1953)).

 

香港是採用普通法,與其他普通法系地區一樣承認未註冊商標於普通法下的權利。但與此同時,香港的第559章 《商標條例》說明該條例只保護已註冊商標(第10條 (3) 任何人不得提起任何法律程序,藉以阻止對任何未經註冊商標的侵犯,或藉以就侵犯任何未經註冊商標追討損害賠償,但本條例並不影響關於假冒的法律。),而且並不要求註冊時已經使用該商標,所以香港跟美國在判斷商標權利形成的先決條件並不一樣。

 

與美國相反,中國大陸關於商標權明確採用「申請在先原則」主要是基於《商標法》以下條款:—

第三十一條 兩個或者兩個以上的商標註冊申請人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或者近似的商標申請註冊的,初步審定並公告申請在先的商標;同一天申請的,初步審定並公告使用在先的商標,駁回其他人的申請,不予公告。

 

然而,香港對於在先使用未經註冊的商標的處理是會根據《商標條例》第13條「誠實的同時使用」進行考量。在有充分理據的情況下,註冊處是會接納在後提出註冊申請但已在先使用的商標。同時,在先使用未註冊商標明確屬於第19條不屬侵犯註冊商標的例外情況。

 

誠實的同時使用的情況等

(1)凡處長或法院信納 ——

(a)某商標和有關在先商標或其他在先權利曾有誠實的同時使用的情況;或

(b)因有其他特殊情況,故此將某商標註冊是恰當的,

則第12條(拒絕註冊的相對理由)並不阻止該商標的註冊。

(2)根據或憑藉第(1)款作出的商標註冊,須受處長或法院認為合適施加的限制及條件所規限。

(3)本條並不阻止處長基於第11條(拒絕註冊的絕對理由)所述的任何理由而拒絕將某商標註冊。

 

凡任何人在香港於營商過程或業務運作中,就某些貨品或服務而使用任何未經註冊的商標或其他標誌,而該人或其先前的所有權持有人在下述日期(兩者中以較早者為準)之前的某日起已在香港持續如此使用該未經註冊的商標或其他標誌 ——

(a)某註冊商標在香港首次使用的日期;及

(b)該註冊商標在香港的註冊日期,

則該項使用不屬侵犯該註冊商標。

 

因此,筆者認為香港採用的是兩種原則之間的混合模式。即使處於普通法地區,以未註冊商標主張在先權利挑戰其他人在先申請的商標註冊都是有一定舉證責任的要求和難度,成本也必定遠高於單純提交註冊申請的成本,往後取得的保護亦有所不同。因此,即使各地區採用的確立原則有別,為商標進行註冊盡早進行註冊都是有益而無害。

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